PROPIEDAD INDUSTRIAL DISEÑO INDUSTRIAL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO IV Disposiciones generales de procedimiento 

Artículo 37. Retirada, limitación y modificación de la solicitud

  • 1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en esta ley, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud. 
  • 2. La solicitud de registro del diseño sólo podrá ser modificada en los supuestos y bajo las condiciones expresamente previstas en esta ley. 
    • No obstante, a instancia del solicitante, se admitirán además las rectificaciones de su nombre y dirección, de los defectos de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que la modificación no afecte a la identidad del diseño, ni sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud. 
  • 3. Los escritos que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los diseños, o limitar los productos se presentarán ante el órgano competente para recibir la solicitud de registro, o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el expediente hubiera sido ya remitido, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
  • 4. Toda limitación y modificación de la solicitud o del diseño dará lugar al pago de la tasa correspondiente. 
Artículo 38. División de la solicitud o del registro del diseño

  • 1. El solicitante o el titular de un registro múltiple podrá solicitar la división de la solicitud o del registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en los siguientes casos: 
    • a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro múltiple no se ajuste a los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 22. 
    • b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una solicitud o registro múltiple, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 22. 
    • c) En el curso del procedimiento cuando así lo prevea expresamente el reglamento de ejecución. 
  • 2. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. 
  • 3. La división estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. 
Artículo 39. Restablecimiento de derechos

  • 1. El solicitante o el titular de un registro de diseño o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta ley, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su reglamento, la pérdida de un derecho. 
    • En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. 
  • 2. La petición deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. 
    • La petición sólo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo no observado. 
    • Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 44. 
  • 3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos. 
  • 4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 
  • 5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 de este artículo, a los de reivindicación de prioridad previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 y 1 del artículo 25, y al plazo de oposiciones a la concesión establecido en el apartado 1 del artículo 33. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos. 
  • 6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comercializado productos a los que se incorpore o aplique un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del diseño registrado. 
  • 7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre el diseño registrado cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la petición de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un diseño incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la petición de restablecimiento. 
  • 8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones contenidas en los apartados 6 y 7, recurso de alzada, en los términos previstos en el artículo 41 de esta ley. 
Artículo 40. Suspensión de procedimientos

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender la tramitación de un procedimiento cuando así lo prevea esta ley y, en particular: 

  • 1. Cuando una oposición se funde en el apartado 2 párrafo b), del artículo 33 y la solicitud anterior de registro de diseño esté pendiente de resolución. La suspensión tendrá efectos hasta el momento en que recaiga una resolución de dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa. 
    • No se interrumpirá el procedimiento cuando la solicitud anterior esté sujeta a aplazamiento de la publicación. 
  • 2. A instancia del titular que hubiera impugnado la validez o la vigencia del derecho oponente, o reivindicado su titularidad, hasta que recaiga sentencia firme, cuando la oposición se fundamente en alguno de los motivos previstos en los párrafos b), c) y d) del apartado 2 del artículo 33. 
  • 3. Cuando se solicite la división de un registro múltiple, por el tiempo preciso para la resolución de la misma. 
  • 4. A solicitud conjunta de todos los interesados sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses. 
  • 5. A requerimiento del juez o tribunal competente hasta que éste resuelva dejar sin efecto la medida de suspensión. 
Artículo 41. Revisión de los actos en vía administrativa

  • 1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
  • 2. El recurso administrativo contra la concesión del registro del diseño sólo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro. 
  • 3. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinables de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa. 
  • 4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución de éste. 
  • 5. Frente a la resolución de concesión del registro de un diseño o el acto resolutorio de una oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad del diseño se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 65 de esta ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales. 
  • 6. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los órganos competentes de las comunidades autónomas, serán recurribles con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, así como en las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos. 
Artículo 42. Arbitraje

  • 1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo. El arbitraje sólo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de esta ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley. 
  • 2. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito además de por el titular del registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta. 
  • 3. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. 
    • Resuelto el recurso de alzada contra el acto resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral. 
  • 4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad. 
  • 5. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. 
  • 6. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

CAPÍTULO II Acciones por violación del diseño registrado 

Artículo 52. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales

El titular de los derechos reconocidos en esta ley podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. 

Artículo 53. Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado

  • 1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: 
    • a) La cesación de los actos que violen su derecho. 
    • b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 
    • c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. 
    • d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño. 
    • e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso. 
    • f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 
  • 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal. 
  • 3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. 
Artículo 54. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

  • 1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados. 
  • 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia. 
Artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas

  • 1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho. 
    • El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. 
    • Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. 
  • 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: 
    • a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. 
    • b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 
  • 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. 
    • En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores. 
  • 4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9.º y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.
  • 5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. 
    • El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores. 
  • 6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia. 
Artículo 56. Limitaciones al ejercicio de las acciones

El titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados. 

Artículo 57. Prescripción de acciones civiles

  • 1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse. 
  • 2. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción. 


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